馳名商標(biāo)的認(rèn)定和保護(hù)一直都是企業(yè)商標(biāo)維權(quán)的重點(diǎn)和難點(diǎn)。謂之“重點(diǎn)”，是因?yàn)轳Y名商標(biāo)能獲得較普通商標(biāo)更強(qiáng)的保護(hù)，是權(quán)利人維權(quán)的重要武器之一；謂之“難點(diǎn)”，是因?yàn)閷?shí)踐中對(duì)認(rèn)定馳名商標(biāo)(尤其是首次請(qǐng)求獲得馳名商標(biāo)保護(hù))的證據(jù)要求較高，相關(guān)權(quán)利人的舉證責(zé)任重、舉證難度也較大。如何收集、準(zhǔn)備請(qǐng)求獲得馳名商標(biāo)保護(hù)的相關(guān)證據(jù)，一直是一個(gè)比較復(fù)雜的事情。
近日，針對(duì)第14174566號(hào)“正官莊”商標(biāo)(下稱(chēng)訴爭(zhēng)商標(biāo))展開(kāi)的商標(biāo)權(quán)無(wú)效宣告糾紛案，北京市高級(jí)人民法院作出的判決中詳細(xì)、全面地論述了能夠證明引證商標(biāo)“正官莊”構(gòu)成馳名商標(biāo)的相關(guān)證據(jù)，最終認(rèn)定訴爭(zhēng)商標(biāo)違反了商標(biāo)法第十三條第三款規(guī)定，應(yīng)當(dāng)予以無(wú)效宣告。筆者結(jié)合該案梳理認(rèn)定馳名商標(biāo)的證據(jù)要求，以期為權(quán)利人提供一些借鑒和指引。
關(guān)于認(rèn)定馳名商標(biāo)應(yīng)當(dāng)考慮的因素，商標(biāo)法第十四條、《馳名商標(biāo)認(rèn)定和保護(hù)規(guī)定》第九條和《最高人民法院關(guān)于審理涉及馳名商標(biāo)保護(hù)的民事糾紛案件應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》第五條做出了相應(yīng)規(guī)定。根據(jù)上述規(guī)定，認(rèn)定馳名商標(biāo)應(yīng)當(dāng)考慮的因素包括相關(guān)公眾對(duì)商標(biāo)的知曉程度、商標(biāo)使用的持續(xù)時(shí)間、商標(biāo)的任何宣傳工作的持續(xù)時(shí)間及程度和地理范圍、作為馳名商標(biāo)受保護(hù)的記錄、證明商標(biāo)馳名的其他因素等。
在“正官莊”商標(biāo)權(quán)無(wú)效宣告糾紛案中，自然人黃某于2014年3月14日提交訴爭(zhēng)商標(biāo)的注冊(cè)申請(qǐng)，2015年8月7日獲準(zhǔn)注冊(cè)使用在替他人采購(gòu)(替其他企業(yè)購(gòu)買(mǎi)商品或服務(wù))、進(jìn)出口代理、為零售目的在通訊媒體上展示商品、替他人推銷(xiāo)等第35類(lèi)服務(wù)上。韓國(guó)人參公社于2017年7月對(duì)訴爭(zhēng)商標(biāo)提出無(wú)效宣告請(qǐng)求，主張“正官莊”是該公司旗下高麗參產(chǎn)品的老字號(hào)品牌，其于第5類(lèi)商品上在先注冊(cè)的引證商標(biāo)“正官莊”構(gòu)成馳名商標(biāo)，并提供了大量證據(jù)予以證明。
原國(guó)家工商管理局商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)及一審法院均認(rèn)為，韓國(guó)人參公社提交的證據(jù)不足以證明引證商標(biāo)在訴爭(zhēng)商標(biāo)申請(qǐng)注冊(cè)日前已經(jīng)達(dá)到相關(guān)公眾所熟知的程度。北京市高級(jí)人民法院在二審中認(rèn)定引證商標(biāo)于訴爭(zhēng)商標(biāo)申請(qǐng)注冊(cè)日前在人參汁、韓國(guó)紅參汁等核定使用商品上已為相關(guān)公眾廣為知曉，構(gòu)成馳名商標(biāo)。
北京市高級(jí)人民法院在判決中詳細(xì)列明了引證商標(biāo)的知名度和使用事實(shí)。結(jié)合該案，筆者建議從相關(guān)公眾對(duì)商標(biāo)知曉程度的材料、商標(biāo)使用持續(xù)時(shí)間的材料、商標(biāo)宣傳工作的材料、作為馳名商標(biāo)受保護(hù)的記錄、證明商標(biāo)馳名的其他因素等方面收集、整理申請(qǐng)認(rèn)定馳名商標(biāo)的相關(guān)證據(jù)材料。
相關(guān)公眾對(duì)商標(biāo)知曉程度的材料，包括一些較知名排行榜上的排名(如Interbrand品牌排名、世界品牌實(shí)驗(yàn)室排名等)、媒體報(bào)道、獲獎(jiǎng)記錄、榮譽(yù)獎(jiǎng)?wù)孪嚓P(guān)的材料。如在該案中，以“正官莊”為關(guān)鍵詞的國(guó)家圖書(shū)館檢索報(bào)告顯示，訴爭(zhēng)商標(biāo)申請(qǐng)注冊(cè)日前，共有327篇報(bào)紙文獻(xiàn)及期刊文獻(xiàn)對(duì)韓國(guó)人參公社的“正官莊”品牌進(jìn)行了報(bào)道、介紹，包括《人民日?qǐng)?bào)》《海峽導(dǎo)報(bào)》《海峽生活報(bào)》《海西晨報(bào)》等在全國(guó)范圍內(nèi)發(fā)行的報(bào)紙期刊。綜合上述媒體報(bào)道，可以看出“正官莊”是一個(gè)韓國(guó)高麗參的老字號(hào)品牌，韓國(guó)人參公社的前身為專(zhuān)門(mén)掌管高麗參制造及輸出的官方機(jī)構(gòu)，所生產(chǎn)的“正官莊”高麗參品質(zhì)受到國(guó)際的認(rèn)可與信賴(lài)。同時(shí)，在訴爭(zhēng)商標(biāo)申請(qǐng)注冊(cè)日前，我國(guó)多個(gè)省市的市場(chǎng)監(jiān)督管理部門(mén)和法院對(duì)銷(xiāo)售假冒“正官莊”高麗參的行為作出了16份行政處罰決定書(shū)和2份刑事判決書(shū)，這證明韓國(guó)人參公社的“正官莊”高麗參產(chǎn)品具有較高知名度和較大影響力。
證明商標(biāo)使用持續(xù)時(shí)間的材料，包括該商標(biāo)使用、注冊(cè)的歷史和范圍的材料。商標(biāo)為未注冊(cè)商標(biāo)的，應(yīng)當(dāng)提供證明其使用持續(xù)時(shí)間不少于5年的材料；商標(biāo)為注冊(cè)商標(biāo)的，應(yīng)當(dāng)提供證明其注冊(cè)時(shí)間不少于3年或者持續(xù)使用時(shí)間不少于5年的材料。如在該案中，在案證據(jù)顯示訴爭(zhēng)商標(biāo)申請(qǐng)注冊(cè)日前，韓國(guó)人參公社在第3類(lèi)、第5類(lèi)、第29類(lèi)、第30類(lèi)、第31類(lèi)、第32類(lèi)等商品與服務(wù)上申請(qǐng)注冊(cè)了50件“正官莊”相關(guān)商標(biāo)，并在北京、上海、青島注冊(cè)了分支機(jī)構(gòu)，而且其提交的數(shù)十份銷(xiāo)售合同、發(fā)票、包裝單、出庫(kù)單、訂貨單、專(zhuān)柜結(jié)算單等材料顯示，其在中國(guó)銷(xiāo)售了“正官莊”系列產(chǎn)品，銷(xiāo)售區(qū)域涵蓋北京、上海、天津、山東、浙江、福建、廣州等各大省市地區(qū)。2006年至2013年，韓國(guó)人參公社向中國(guó)經(jīng)銷(xiāo)商銷(xiāo)售的“正官莊”高麗參產(chǎn)品的銷(xiāo)售總金額高達(dá)上億元。
關(guān)于商標(biāo)宣傳工作的材料，可以提供相關(guān)商品的廣告投放合同、廣告?zhèn)浒复砗贤⒏犊顟{證材料、廣告?zhèn)浒笇徟募⑿麄骱?bào)等證據(jù)材料。如在該案中，韓國(guó)人參公社提交的媒體廣告材料、廣告合同、發(fā)票等材料顯示，其通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)、世界女子圍棋賽贊助、電視廣告、雜志、電臺(tái)廣播、明星代言等途徑對(duì)“正官莊”進(jìn)行了宣傳，且廣告宣傳費(fèi)用為207萬(wàn)元。
實(shí)踐中，某些特定領(lǐng)域企業(yè)的產(chǎn)品主要作為原料或構(gòu)成部件銷(xiāo)售給特定領(lǐng)域的生產(chǎn)商或經(jīng)銷(xiāo)商，普通消費(fèi)者很難直接接觸到此類(lèi)產(chǎn)品。與普通消費(fèi)品的不同，這些產(chǎn)品通常不會(huì)通過(guò)大眾媒體進(jìn)行宣稱(chēng)、推廣，因而其宣稱(chēng)推廣的材料較少。針對(duì)這種情況，建議權(quán)利人可以通過(guò)其他方面的證據(jù)進(jìn)行彌補(bǔ)，如提供更多的銷(xiāo)售證據(jù)材料、獲獎(jiǎng)榮譽(yù)等。
關(guān)于作為馳名商標(biāo)受保護(hù)的記錄，如果涉案商標(biāo)之前已經(jīng)被認(rèn)定為馳名商標(biāo)予以保護(hù)，那么這些在先認(rèn)定商標(biāo)達(dá)到馳名程度的材料會(huì)是非常有利的證據(jù)。如在該案中，雖然韓國(guó)人參公社未提供“正官莊”商標(biāo)在先被認(rèn)定為馳名商標(biāo)的材料，但是其他在案材料綜合起來(lái)能夠證明“正官莊”商標(biāo)具有很高的知名度。
此外，證明商標(biāo)馳名的其他因素還包括近3年的銷(xiāo)售收入、市場(chǎng)占有率、凈利潤(rùn)、納稅額、銷(xiāo)售區(qū)域等材料以及認(rèn)定商標(biāo)具有較高知名度的在先裁定、判決等。如在該案中，我國(guó)商標(biāo)主管部門(mén)及人民法院作出的5份裁定書(shū)、判決書(shū)中均認(rèn)定，韓國(guó)人參公社的“正官莊”商標(biāo)獨(dú)創(chuàng)性較強(qiáng)，而且經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期宣傳使用已在中國(guó)市場(chǎng)上享有較高的知名度，韓國(guó)人參公社的上海子公司曾獲得當(dāng)?shù)?013年度經(jīng)濟(jì)發(fā)展貢獻(xiàn)獎(jiǎng)，說(shuō)明韓國(guó)人參公社在華經(jīng)營(yíng)狀況良好。
需要注意的是，在認(rèn)定馳名商標(biāo)時(shí)，無(wú)論是行政機(jī)關(guān)還是法院都會(huì)依據(jù)個(gè)案的不同情況進(jìn)行綜合判斷，并非商標(biāo)法及相關(guān)法規(guī)和司法解釋列舉出的所有判斷標(biāo)準(zhǔn)均需要得到滿(mǎn)足。這要求權(quán)利人需通過(guò)其他方面的證據(jù)來(lái)彌補(bǔ)某些方面證據(jù)的不足，最終通過(guò)所有的在案證據(jù)形成完整的證據(jù)鏈，證明涉案商標(biāo)具有較高的知名度，應(yīng)當(dāng)被認(rèn)定為馳名商標(biāo)予以保護(hù)。(傅鳳喜 黃偉蘭)